未经许可使用他人技术秘密申请专利时的权利归属

技术秘密权利人以侵害技术秘密作为请求权基础，主张有关专利申请权或者专利权归其所有的，人民法院应当审查专利文件是否披露了或者专利技术方案是否使用了该技术秘密，以及技术秘密是否构成专利技术方案的实质性内容。如果技术秘密确为专利文件所披露或者专利技术方案所使用，且其构成专利技术方案的实质性内容，则技术秘密权利人对有关专利申请或者专利享有相应权利。

未经许可使用他人技术秘密申请专利时的权利归属

——（2020）最高法知民终871号

关键词

发明专利 专利权权属 技术秘密 实质性内容

基本案情

上诉人天津青松华药医药有限公司（以下简称青松公司）与被上诉人华北制药河北华民药业有限责任公司（以下简称华民公司）专利权权属纠纷案中，涉及专利号为ZL201410517486.6、名称为“高纯度氟氧头孢钠制备工艺”发明专利（以下简称涉案专利）。

青松公司认为，其系氟氧头孢钠保密制备工艺的技术秘密权利人，华民公司获取该工艺后，未经青松公司许可使用该保密工艺申请并获得涉案专利权，故向河北省石家庄市中级人民法院（以下简称一审法院）提起诉讼，请求确认涉案专利权归青松公司所有。

一审法院认为，现有证据不能证明华民公司涉案专利申请文件记载的技术方案来自于青松公司在双方履行《委托加工生产协议》中提供的保密技术信息，故判决驳回青松公司的诉讼请求。青松公司不服，向最高人民法院提起上诉。

最高人民法院于2020年12月16日判决撤销原判，确认涉案专利由青松公司和华民公司共有。

裁判意见

最高人民法院二审认为，当事人以侵害技术秘密作为请求权基础主张专利权权属时，应当考察专利文件是否披露了技术秘密和专利技术方案是否使用了技术秘密。专利文件披露了技术秘密或者专利技术方案使用了技术秘密的，即构成对技术秘密的侵害。

本案中，对于秘密信息1“使用混甲酚（间甲酚）法对中间体脱保护”，涉案专利权利要求中并没有直接记载使用何种方法对中间体脱保护，但专利说明书实施例1中公开了使用间甲酚脱保护，秘密信息1使用混甲酚脱保护，其中混甲酚是邻甲酚、间甲酚和对甲酚三种异构体的混合物，而邻甲酚、间甲酚和对甲酚对中间体脱保护都是利用了酚羟基的氢键，两者并无实质区别，故涉案专利说明书已经披露并使用了秘密信息1。

对于秘密信息2“成酸反应步骤整体技术信息”，首先，涉案专利权利要求1步骤a）即成酸反应，即包含了秘密信息2。此外，涉案专利说明书实施例1中记载的技术方案与保密工艺技术方案中的秘密信息2在脱保护试剂、反应气氛、温控时机、反应温度、时间、试剂用量方面存在不同，并且保密工艺没有公开“溶清”“pH至2.5”，但上述区别并非实质性区别。因此，可以认为专利说明书已经披露并使用了秘密信息2。

针对秘密信息3“水洗、萃取、无菌过滤步骤整体技术信息”，首先，涉案专利权利要求1步骤b）与秘密信息3，其存在如下区别：（1）加入物料不同，萃取到水相过程中，保密工艺还加入氯化钠、焦亚硫酸钠；萃取到有机相过程中，保密工艺还加入氯化钠；（2）物料加入方式及相关操作不同，涉案专利同时添加，保密工艺分批添加且多次搅拌、静置分离；（3）保密工艺未公开过滤操作为无菌过滤。对于区别（1），根据涉案专利和保密工艺的记载及上述技术效果的比较，无法获知保密工艺额外加入的氯化钠、焦亚硫酸钠在该步骤中的作用、解决的技术问题和产生的技术效果，无法证明区别（1）是否是实质区别。对于区别（2），由于缺乏涉案专利和保密工艺关于该步骤的纯化效果的实验证据，无法确定该区别带来的技术效果，也不能证明保密工艺多次搅拌、静置分离的操作实际上可以起到更好的纯化效果。对于区别（3），本领域普通技术人员知晓，氟氧头孢钠成品以钠盐形式做成注射剂使用于人体，而使用无菌过滤是本领域普通技术人员出于安全考虑容易想到的过滤方式，即该区别不是实质区别。涉案专利权利要求1步骤b）与秘密信息3存在的上述区别并非实质区别，故而可以认定涉案专利权利要求1步骤b）包含秘密信息3。而涉案专利实施例1是在权利要求1步骤b）的基础上进一步具体化，基于同样的理由，涉案专利实施例1中“水洗、萃取、无菌过滤步骤整体技术信息”也与秘密信息3无实质性差异。因此，可以认为涉案专利说明书已经披露并使用了秘密信息3。

综上，涉案专利文件披露了青松公司相关技术秘密，而且专利技术方案也使用了技术秘密，构成对技术秘密的侵害，故青松公司的技术秘密构成涉案专利技术方案实质性内容，青松公司应对涉案专利享有合法权利。

附：判决书全文

中华人民共和国最高人民法院

民事判决书

（2020）最高法知民终871号

上诉人（原审原告）：天津青松华药医药有限公司。

法定代表人：沈载宽，该公司董事长。
委托诉讼代理人：王昭林，北京市君合律师事务所律师。
委托诉讼代理人：魏宇明，北京市君合律师事务所律师。

被上诉人（原审被告）：华北制药河北华民药业有限责任公司。
法定代表人：孙燕，该公司董事长。
委托诉讼代理人：贾红博，男，该公司员工。
委托诉讼代理人：王红梅，河北三和时代律师事务所律师。

上诉人天津青松华药医药有限公司（以下简称青松公司）因与被上诉人华北制药河北华民药业有限责任公司（以下简称华民公司）专利权权属纠纷一案，不服河北省石家庄市中级人民法院于2019年10月31日作出的（2018）冀01民初1021号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年6月1日立案后，依法组成合议庭，于2020年7月21日公开开庭审理了本案，上诉人青松公司的委托诉讼代理人王昭林、魏宇明，被上诉人华民公司的委托诉讼代理人贾红博、王红梅到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

青松公司上诉请求：1.依法撤销原审判决；2.依法改判支持青松公司一审全部诉讼请求。事实和理由：（一）本案争议为专利权属纠纷，核心是判断谁是对涉案专利的实质性特点作出创造性贡献的主体，亦即判断华民公司所述涉案专利相比于现有技术所具“实质性特点（即核心发明点）的创造性贡献”是谁做出的。（二）原审采信的北京国威知识产权司法鉴定中心（以下简称国威鉴定中心）作出的北京国威［2019］知司鉴字第20号《司法鉴定意见书》（以下简称第20号司法鉴定意见书）存在严重错误。1.该司法鉴定意见书没有查明和认定涉案专利的“实质性特点”（核心发明点），直接通过文字比对判断涉案专利和保密工艺两者不实质相同。2.该司法鉴定意见书以涉案专利的实施例作为基础与保密工艺进行比较，并基于上述比对中发现的“氮气环境”“温控顺序”“溶剂”“反应温度”等特征存在差异，而认定涉案专利和保密工艺不同；但在涉案专利的权利要求1的“成酸反应”步骤中，根本就没有限定“氮气环境”“温控顺序”“溶剂”“反应温度”等任何特征，因此，这些特征根本就不应该用于和保密工艺比对。（三）在关联案件中的上海市科技咨询服务中心知识产权司法鉴定所（以下简称上海知产鉴定所）出具（2017）沪科咨知鉴字第7号《司法鉴定意见书》（以下简称第7号司法鉴定意见书）已经清楚地认定涉案专利公开了青松公司保密工艺的“三个秘密点”，该认定不仅华民公司没有异议，且该事实被另案终审判决所认定，已经具有司法既判力。

华民公司辩称：原审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求驳回青松公司的上诉请求。

青松公司向原审法院提起诉讼，原审法院于2018年7月17日立案受理，青松公司起诉请求：1.确认“高纯度氟氧头孢钠制备工艺”发明专利权归青松公司所有；2.本案诉讼费用由华民公司承担。事实和理由：（一）青松公司是涉案氟氧头孢钠保密工艺的所有权人。2013年8月8日，青松公司与韩国东都物产株式会社（以下简称东都物产）签署《技术转移及保密、销售协议》，约定将东都物产所有的所涉包括生产7-MAC、头孢美唑酸、头孢美唑钠、头孢拉宗、头孢西酮、拉氧头孢酸、拉氧头孢钠制剂、氟氧头孢（N-3）、氟氧头孢钠制剂等产品的秘密技术信息许可给青松公司在中华人民共和国境内生产相应产品。据此青松公司对“氟氧头孢钠”保密工艺在中华人民共和国境内享有独占实施权。2018年6月4日，青松公司与东都物产签订技术转让合同，约定将“氟氧头孢钠”保密工艺的所有权转让给青松公司。（二）华民公司从青松公司处获知涉案“氟氧头孢钠”保密工艺，并据此申请获得涉案专利权。2013年11月16日，青松公司与华民公司签订《委托加工生产协议》，约定青松公司委托华民公司使用涉案“氟氧头孢钠”保密工艺生产“氟氧头孢钠”产品，即青松公司提供涉案“氟氧头孢钠”保密工艺给华民公司，华民公司受青松公司委托生产“氟氧头孢钠”产品，并对涉案“氟氧头孢钠”保密工艺承担保密责任。2014年8月，青松公司向华民公司提供了涉案“氟氧头孢钠”保密工艺，包括成酸反应步骤，水洗、萃取、无菌过滤步骤等。2014年9月30日，华民公司未经青松公司许可，违反委托加工生产协议的相关保密约定，向国家知识产权局提出申请号为ZL201410517486.6的“高纯度氟氧头孢钠制备工艺”专利申请，于2016年9月28日被授予专利权。青松公司于2016年2月16日向天津市和平区人民法院提起诉讼，要求华民公司承担违约责任，并赔偿相应损失。天津市和平区人民法院委托上海知产鉴定所对涉案专利的技术内容与青松公司主张的涉案“氟氧头孢钠”保密工艺中的秘密点的一致性问题作司法鉴定。2017年5月31日，第7号司法鉴定意见书认定，涉案专利公开了与青松公司主张的秘密点实质相同的技术信息。2018年3月5日，天津市和平区人民法院作出判决，认定华民公司在与青松公司共同进行技术工艺的小试和中试过程中，私自将青松公司提供的制备工艺申请了专利，故华民公司违反保密条款约定属于根本性违约。由此可见，华民公司违反相关保密约定，非法将青松公司所有的技术秘密申请专利并获得授权。（三）涉案“氟氧头孢钠”保密工艺与涉案专利技术内容一致，青松公司应当是涉案专利的权利人。鉴于第7号司法鉴定意见书和天津市和平区人民法院判决均认定涉案专利所述技术方案与青松公司主张的涉案“氟氧头孢钠”保密工艺实质相同，即涉案专利的技术内容以及相关资料均为青松公司所提供。华民公司擅自依据青松公司提供的技术资料申请专利并获得专利权，涉案专利权应归青松公司所有。

华民公司原审辩称：（一）青松公司所称的涉案工艺不属于商业秘密，青松公司不是所有权人。涉案氟氧头孢钠的制备工艺，华民公司在双方合作之前，已有员工王亚娟写过相关论文，2006年就发表在《河北化工》杂志上，日本专利2004-168775A对此也有公开，所以涉案工艺不属于商业秘密，通过其他公知渠道可以获得。（二）青松公司提交的技术提纯工艺为冻干法，专利技术的提纯工艺为结晶法，两种方法不相同。华民公司的专利技术重点部分在于提纯结晶，与青松公司提供工艺无关，专利权应归属华民公司所有。1.专利技术包括四部：a、成酸反应；b、水洗、萃取、无菌过滤技术；c、溶析结晶；d、将c步所得物料过滤，所得滤饼经洗涤、干燥、得氟氧头孢钠结晶。其中a、b步骤是青松公司提到与其涉案工艺相同的技术，依据的是第7号司法鉴定意见书，但该鉴定意见书检材有问题，青松公司提交的检材是双方一起研发改进后的技术，并非青松公司原始的交接技术。用双方修改完善后的技术比对华民公司的技术，结果当然是一致的。为了查明事实，法院应当重新鉴定，检材用最初青松公司的技术与华民公司的专利技术对比，才合情合理合法。2.专利技术具有整体性，各个步骤之间是紧密联系的，也体现了技术的延续性。华民公司专利技术的新颖性、创造性主要体现在c、d步骤，一次性高纯度提纯技术，该技术是整个药品行业的难点，就像专利说明书提到的“本发明的方法克服了氟氧头孢钠溶析结晶过程中难以控制的问题，以氟氧头孢钠中间体为原料，一步制成钠盐，并且通过一次结晶即使得产品达到了纯度99.9%以上的目标，这是现有冻干法或普通溶析结晶工艺步骤法无法达到的”。不能因为前两步骤相同或者类似，就否定后边技术的重要性。

原审法院认定事实：2013年8月8日，甲方东都物产与乙方青松公司签订的《技术转移、保密及销售协议》生效。该协议约定，鉴于甲乙双方有意愿对“产品”进行开发和商业化销售，同时寻找到委托加工厂家（以下简称丙方）进行“产品”在中国（以下简称区域）的生产。该协议“产品”定义为，按照甲方提供的技术，在丙方生产的中间体、原料药和制剂。根据乙丙双方的协议，甲乙双方同意将甲方的技术转移给丙方。乙方负责“产品”在“区域”及其他“产品”可出口的地区的上市销售。甲乙双方同意转移甲方所有与产品相关的生产技术给丙方。对于使用甲方技术生产的“产品”，乙方享有独家销售的权利。双方同意7-MAC、头孢美唑酸、头孢美唑钠、头孢拉宗、头孢西酮、拉氧头孢酸、拉氧头孢钠制剂、氟氧头孢酸N-3中间体、氟氧头孢钠制剂为合作的生产和销售品种。在未得到甲方许可前，乙方不应公开任何技术信息或本协议提到的其他信息。乙方应对转移给丙方的技术信息保密性负责，并且建立保密信息管理系统。乙方同意协助甲方将技术转移给丙方。乙方作为甲方在“区域”内的独家代理，上市销售“产品”。

华民公司系华北制药股份有限公司独资企业，成立于2010年4月28日，经营范围包括粉针剂（头孢菌素类）、片剂（含头孢菌素类）、颗粒剂（头孢菌素类）、硬胶囊剂（含头孢菌素类）无菌原料药、原料药及半合成抗生素中间体的生产，等等。华民公司提供的证据1记载，华北制药集团新药公司王亚娟在《河北化工》杂志2006年5月第29卷第5期发表《氟氧头孢钠的合成》一文，其摘要称，以氧头孢母核为起始原料，经酰基化、缩合反应结合两侧链，再用TFA脱去羧基保护，最终用NaHCO3转盐冻干制得氟氧头孢钠盐，总收率达42%。

2013年11月16日，青松公司（甲方）与华民公司（乙方）签订《委托加工生产协议》。该协议约定，甲方将其所拥有的从6-APA合成拉氧头孢酸/拉氧头孢钠、氟氧头孢N-3中间体、氟氧头孢酸、氟氧头孢钠，从7-CAC经7-MAC合成头孢拉宗酸、头孢拉宗钠，和生产头孢拉宗钠、拉氧头孢钠、氟氧头孢钠制剂的全套合成的专有技术提供给乙方，乙方接受甲方技术，并受甲方委托生产拉氧头孢酸、拉氧头孢钠、氟氧头孢N-3中间体、氟氧头孢钠、头孢拉宗酸、头孢拉宗钠、头孢拉宗钠制剂、拉氧头孢钠制剂和氟氧头孢钠制剂。甲方提供技术，乙方受甲方委托生产“产品”，甲方拥有“产品”的国内外独家销售权，该协议有效期内，甲方指定乙方为独家委托生产商。未经甲方同意，乙方不得自行研发、生产“产品”，否则视为侵权。甲方向乙方提供委托加工“产品”的技术工艺、质量标准等资料，“产品”的生产技术标准及成品各项理化指标由甲方提供，乙方严格按照甲方提供的技术标准进行加工。未经甲方同意，乙方不能泄露甲方提供的产品生产技术；协议终止后，乙方未经甲方同意不得以任何理由继续使用甲方提供的产品生产技术。乙方对甲方提供的保密信息，包括但不限于从6-APA合成拉氧头孢酸/拉氧头孢钠、氟氧头孢N-3中间体、氟氧头孢酸、氟氧头孢钠，从7-CAC经7-MAC合成头孢拉宗酸、头孢拉宗钠，和生产拉氧头孢钠、氟氧头孢钠制剂的工艺资料，反应路线，反应参数，物料名称，控制标准，检测方法等资料建立专人负责制，确保保密信息不外泄。甲方通过纸质资料向乙方传递保密信息，保密信息文件需经双方签字盖章之后方为有效。乙方有义务对保密文件妥善管理。乙方应与参与项目的有关人员签署保密协议。乙方未经甲方书面同意泄露甲方提供的产品生产技术，或协议终止后，乙方未经甲方书面同意继续使用甲方提供的产品生产技术，均须向甲方支付不当所得。

青松公司向华民公司交付的氟氧头孢钠工艺技术资料显示，华民公司员工张锁庆在工艺交接材料上的签字日期分别为2014年1月9日、3月13日和8月23日。华民公司提出该证据提到的方法是冻干法。

2014年9月30日，由魏青杰、刘树林、张锁庆、贾全、魏宝军、田洪年、马亚松、张文胜、张立斌、王欠、张娴、张映雪、高智伟发明的“高纯度氟氧头孢钠制备工艺”，向国家知识产权局申请发明专利权，2016年9月28日获得授权，专利号为201410517486.6，专利权人为华民公司。该专利权利要求书记载：1.一种氟氧头孢钠制备工艺，其特征是，包括以下操作：a）成酸反应：以氟氧头孢中间体为基础进行成酸反应，得含有氟氧头孢酸的反应液；所述氟氧头孢中间体化学名称为（6R,7R）-3-氯-7-（2-（（二氟甲基）硫基）乙酰胺基）-7-甲氧基-8-氧代-5-氧杂-1-氮杂双环［4.2.0］辛-2-烯-2-&